Pauta Para El Inicio De Una Nueva Era En Materia Marcaría en México
El pasado 18 de mayo de 2018, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Ley de la Propiedad Industrial (“LPI”), que significan una pauta para el inicio de una nueva era en materia marcaría en México, y que pone a nuestro país a la vanguardia.
Estas reformas entraron en vigor el 1 de agosto de 2018 y los aspectos más relevantes son:
“Declaración de Uso”
La vigencia de una marca continuará siendo de 10 años. No obstante, se añade la obligación de presentar una declaratoria de uso real y efectivo de marca, dentro de los 3 meses posteriores a partir de los tres años del registro. Esta declaración se realizará por una sola vez.
La falta de declaratoria de uso real y efectivo será causa de caducidad anticipada del registro.
“Marcas no tradicionales”
Anteriormente, únicamente los signos perceptibles por la vista eran objeto de protección bajo la LPI. Ahora, todo signo perceptible por los “sentidos” podrá ser protegido como marca. Lo anterior, quiere decir que las marcas sonoras, olfativas y holográficas ahora están permitidas.
“Distintividad adquirida”
Algunas marcas nacen como “descriptivas” y, en consecuencia, no eran sujetas de protección como registro exclusivo. Con la Reforma, quedará a criterio de la autoridad el determinar si una marca ha “adquirido distintividad” como resultado de su uso en el comercio, es decir, que se ha logrado imponer en el mercado de forma contundente, a fin de que se le otorgue el registro, aun cuando su estructura sea descriptiva.
Ejemplos: Tacos y más, The Fitness Center, Farmacia 24 hrs.
“Sistema de Oposición”
El sistema de oposición entró en vigor en México el 30 de agosto de 2016. Bajo esta figura, las solicitudes de marca que son ingresadas se publican en la Gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), a efecto de que cualquier tercero que se considere afectado por la solicitud, se oponga al otorgamiento de la marca, ofreciendo argumentos y en su caso pruebas, que acrediten que dicha marca le causaría un perjuicio.
Los terceros cuentan con un mes «para ingresar su “oposición”, y el IMPI las publica, a fin de que el solicitante realice manifestaciones a la oposición.
Con la reforma, adicionalmente se podrán presentar pruebas y posteriormente se podrán presentar alegatos, en un plazo de 2 días hábiles. No obstante, no suspenderá el trámite de registro, ni prejuzgará sobre el examen de fondo.
“Co-existencia”
Cuando dos marcas sean similares en grado de confusión, y una signifique un impedimento de registro para la otra, se podrán ingresar un “Convenio de Co-existencia” celebrado entre ambas partes, que fije las condiciones en las marcas existirán en el mercado sin conflicto, a efecto de que el IMPI permita el registro de ambas.
“Productos y servicios”
Las nuevas solicitudes de marca deberán expresar de forma definida la descripción de productos o servicios que se quieran proteger, las descripciones genéricas ya no serán admitidas.
“Trade-Dress”
La pluralidad de elementos operativos y de imagen, mejor conocidos como “trade-dress” o “imagen comercial”, ahora serán registrables. Por ejemplo, el diseño de un establecimiento, los uniformes de empleados, la forma de los empaques, los elementos ornamentales, etc, que distingan un comercio.
“Nulidad por Mala Fe”
Dentro de las causales de nulidad de marca, se agrega la “Nulidad por mala fe”, cuando se acredite que un registro de marca fue solicitado y obtenido de mala fe, por ejemplo, cuando un exempleado ha registrado la marca, a sabiendas que su antiguo empleador no lo había hecho.
“Marcas con elementos literarios o artísticos”
No será registrable como marca la reproducción, ya sea total o parcial, de obras literarias o artísticas, sin la autorización correspondiente del titular del derecho de autor.
Las solicitudes y oposiciones que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta Reforma se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.
En el Reglamento de la LPI, se publicarán algunas reglas de implementación para esta Reforma.
Autor
Silvia A. Rosales Barrios – Intellectual Property Head